Marken dienen dem Wiedererkennen eines Produktes am Markt sowie der Unterscheidung der Produkte eines Anbieters von denen eines anderen Anbieters. Pepsi ist nicht gleich Coca-Cola und nicht gleich Fritz Cola. Die Marke sollte der unverwechselbare Name eines Produktes sein. Im Markenrecht wird das Unterscheidungskraft genannt. Deshalb liegt der erste häufige Fehler bereits bei der Markenfindung.
TOP 1 Fehler: Die gefundene Marke ist nicht eintragungs-fähig, weil sie nicht zur Unterscheidung geeignet ist
Im Jahre 2021 wurden 92.317 Marken beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) angemeldet. Davon wurden nur 68.597 Marke eingetragen. Die restlichen 11% aller Markenanmeldungen wurden aus rein formellen Gründen zurückgewiesen. Kollisionen mit älteren Marken sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Das Markenamt verleiht mit der Eintragung der Marke ein Monopol an einem Begriff, den andere nicht benutzen dürfen. Die wichtigste Aufgabe des Markenamtes ist es deshalb, freihaltebedürftige Begriffe der allgemeinen Sprache vor der Monopolisierung durch einzelne Unternehmen zu schützen. Das betrifft übliche Bezeichnungen für Produkte, deren Material oder Eigenschaften genauso wie den Einsatzzweck. Auch Ortsbezeichnungen dürfen nicht als Marke eingetragen werden. Die fehlerhafte Eintragung einer freihaltebedürftigen Marke kann zu Abmahnwellen führen. Ein Bespiel sind die „Malle“ Abmahnungen an Veranstalter von Themenpartys. Die Marke „Malle“ wurde zwischenzeitlich gelöscht, weil ein Betroffener ein Löschungsverfahren betrieben hat.
Aktuelle Zurückweisungsbeschlüsse des Markenamtes im Jahre 2023 betreffen die Anmeldungen „Skillschmiede“, „Next level efficiency“, „Novel Supplement“ oder „Rohrmeister“. Daran lässt sich bereits erkennen, dass auch Wortschöpfungen beanstandet werden, wenn sie nicht in der täglichen Standardsprache bekannt sind. Im Zweifel spricht das Markenamt eine Beanstandung mehr als zu wenig aus. Eine Stellungnahme lohnt sich deshalb oft. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine „analysierende zergliedernde Betrachtungsweise“ untersagt. Auch bloße Assoziationen genügen nicht, um die Eintragungsfähigkeit zu verneinen. Die Bedeutung des Wortes muss dabei stets vor dem Hintergrund der angemeldeten Waren und Dienstleistungen (siehe TOP 2 Fehler) betrachtet werden. „Skillschmiede“ ist für Coachingdienstleistungen beschreibend, nicht jedoch für Juwelierwaren. „Novel Supplement“ ist für Nahrungsergänzungsmittel beschreibend, nicht jedoch für „Bekleidung“.
Ohne Beanstandung werden reine Kunstbegriffe eingetragen. Um solche zu finden, gibt es nützliche Tools im Internet wie www.namerobot.de. Auch ein Passwortgenerator kann interessante Anregungen geben.
TOP 2 Fehler: Es werden falsche oder mehrdeutige Angaben zu den Waren und Dienstleistungen gemacht
Marken gewähren keinen absoluten Schutz an dem Wortlaut, sondern nur für die Benutzung im Zusammenhang mit konkreten Waren und Dienstleistungen. Deshalb kann aus einer Marke nur das Unterlassen der Nutzung einer gleichnamigen Internetdomain verlangt werden, nicht jedoch die Übertragung der Domain.
Zudem besteht eine Pflicht, die Marke für die in der Markenanmeldung angegebenen Waren und Dienstleistung zu benutzen. Andernfalls verfällt die Marke wegen Nichtbenutzung und Jedermann ist im öffentlichen Interesse berechtigt, die Löschung zu beantragen. Nur in den ersten 5 Jahren ab Eintragung gilt eine Benutzungsschonfrist. In den USA muss der Markeninhaber alle 5 Jahre aktiv Benutzungsnachweise beim US-Markenamt einreichen, andernfalls wird die Marke automatisch gelöscht. Das DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) und EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) werden dagegen nur auf Antrag tätig. Löschungsanträge wegen Nichtbenutzung werden in der Regel im Streitfall gestellt.
Sehr oft entscheiden sich Markenstreitigkeiten an der Frage, ob die Angaben im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke genau den Produkten entsprechen, die vom Markeninhaber tatsächlich angeboten werden. Der Klassiker ist, dass ein Markeninhaber eine in der Nizza-Klasse 25 für Bekleidung eingetragene Marke besitzt, aber nie Bekleidung hergestellt oder mit der Marke gelabelt hat, weil er lediglich einen online-Shop oder ein Ladengeschäft für Bekleidung betreibt oder Amazon-Händler ist. Die Marke ist dann 5 Jahre nach ihrer Eintragung verfallen und löschungsreif. Die richtige Eintragung wäre die Nizza-Klasse 35 für Einzelhandel mit Bekleidung gewesen. Im schlimmsten Fall spricht der Markeninhaber aufgrund der falsch eingetragenen Marke eine unberechtigte Abmahnung aus und wird deshalb selbst auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Die unberechtigte Sperrung bei Amazon kann zu einer Abmahnung wegen unlauterer Behinderung und Schadenersatzansprüchen führen.
Auch bei anderen Angaben können Fehler auftreten: Korsetts können ein orthopädisches Medizinprodukt (Nizza-Klasse 10) oder ein Bekleidungsstück (Nizza-Klasse 25) sein. Cannabis und andere Kräuter können als Heilmittel oder Nahrungsergänzungsmittel (Nizza-Klasse 5) oder als Lebensmittel bzw. Kräutertees (Nizza-Klasse 30) angeboten werden. Das Markenamt prüft die Angaben nicht. Denn es weiß nicht, welches Geschäft der Markenanmelder betreibt. Oft wissen Markeninhaber gar nicht, dass ihre Marke falsch eingetragen ist, und wägen sich in falscher Sicherheit.
Mit der Angabe Streaming in Nizza-Klasse 38 ist nicht das Streamen von eigenen Inhalten in Social-Media-Netzwerken erfasst. Das Streaming von Inhalten ist eine Publikationsdienstleistung im Sinne von Nizza-Klasse 41. Streaming im Sinne von Nizza-Klasse 38 ist das Anbieten einer technischen Plattform, die von anderen zum Streamen von Inhalten benutzt werden kann. YouTube erbringt Dienstleistungen im Sinne der Nizza-Klasse 38.
Ein gutes Hilfsmittel sind die allgemeinen Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation.
Es ist nicht sinnvoll, ein mehrere Seiten umfassendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei der Markenanmeldung zu verwenden. In der Regel werden dann lediglich identische Produkte mit anderen Bezeichnungen mehrmals benannt und der Sachbearbeiter des Markenamtes verzweifelt. In der Regel genügt die Angabe der Überschriften aus der oben verlinkten Nizza-Klassifikation. Nur bei den Überschriften mit dem Hinweis „Unzulässig, siehe Vorbemerkung“ muss eine konkretere Angabe vorgenommen werden. Solch ein Hinweis befindet sich bei Nizza-Klasse 37 an der Überschrift „Installation, Wartung und Reparaturarbeiten“. Dann muss zusätzlich angegeben werden, auf welche Produkte sich die Arbeiten beziehen. Richtig könnte es heißen: „Installation, Wartung und Reparatur von Computer-Hardware und Telekommunikationsgeräten“, „Installation, Wartung und Reparatur von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen“, „Installation, Wartung und Reparatur im Sanitärbereich“ etc.
Sinnvoll ist es, die allgemeine Klassenüberschrift anzugeben gefolgt von einigen konkreten Ausführungsbeispielen, um anderen bei der Recherche im Markenregister anzuzeigen, was der Markeninhaber konkret anbietet.
TOP 3 Fehler: Auf eine Beanstandung des Markenamtes wird nicht reagiert
So trivial es klingt: Die meisten Selbstanmelder reagieren nicht auf Beanstandungen des Markenamtes oder falsch.
In der Regel beanstandet das Markenamt nur einzelne Angaben im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (siehe TOP 2 Fehler). Diese konkrete Angabe muss der Markenanmelder dann zurücknehmen, konkretisieren oder näher erläutern. Markenanmelder scheinen zu denken, „das hat alles keinen Sinn“ oder wollen sich nicht mit den Details beschäftigen. Am Ende ergeht ein Zurückweisungsbeschluss des Markenamtes, obwohl die Marke ohne weiteres hätte gerettet werden können.
Bei Beanstandungen zur fehlenden Eintragungsfähigkeit der Marke (siehe TOP 1 Fehler) fügt das Amt meist Nachweise an, die aus der Wikipedia oder Google-Trefferlisten stammen. Dabei entgeht dem Markenamtes gelegentlich die tatsächliche Bedeutung des Wortes. Ein typischer Fall war die Beanstandung der Markenanmeldung „Adamant“ für Grillzubehör. Das Amt legte der Beanstandung einen Wikipedia-Ausdruck bei, in dem Stand: „fiktive, sehr harte Metalle, Minerale, Kristalle oder (Halb-)Edelsteine“ (bekanntlich wurden die Ringe im „Herr der Ringe“ aus Adamant geschmiedet). Der Hinweis „fiktiv“ wurde vom Markenamt übersehen und unterstellt, das Grillzubehör sei aus Adamant hergestellt, die angemeldet Marke deshalb lediglich ein Sachhinweis auf das Material und nicht zur Unterscheidung von den Produkten anderer Anbieter geeignet. In solchen Fällen hilft eine klarstellende Antwort an das Markenamt.
Selbst wenn sich das Markenamt nicht umstimmen lässt, sollte genau überlegt werden, ob ein förmlicher Zurückweisungsbeschluss des Markenamtes ergehen soll. Die fehlende Eintragungsfähigkeit wird dann im Markenregister eingetragen und veröffentlicht. Einerseits wird somit anderen Anmeldern die Eintragung als Marke verwehrt, andererseits werden die eigenen Chancen auf eine spätere Markeneintragung ebenso zerstört. Das EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) könnte die Sache ganz anders sehen. So hatte das DPMA die Marke „Carcapsule“ für transportable Garagen zurückgewiesen, das EUIPO in einem neuen Anlauf jedoch eingetragen.
Wir die Markenanmeldung vor dem Erlass eines förmlichen Zurückweisungsbeschlusses vom Markeninhaber zurückgenommen, wird die Beanstandung des Markenamtes nicht veröffentlicht.
TOP 4 Fehler: Die angemeldete Marke kollidiert mit einer älteren Marke oder anderen Kennzeichen
Da eine Marke zur Unterscheidung von Produkten dient, können ältere Markeninhaber jüngere Anmeldungen angreifen, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht. Das Markenamt führt im Rahmen der Markenanmeldung keine Kollisionsprüfung durch. Die Kollisionsprüfung wird im Rahmen des Widerspruchsverfahrens durchgeführt, wenn ein Markeninhaber Widerspruch gegen die Eintragung bzw. Anmeldung einer jüngeren Marke einlegt. Beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) kann erst nach der Markeneintragung Widerspruch eingelegt werden, beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) bereits mit Veröffentlichung der Markenanmeldung.
Verwechslungsfähig und deshalb verboten sind alle Marken, die vom Verbraucher bei flüchtiger Betrachtung oder aus der Erinnerung ähnlich klingen oder ähnlich aussehen und Schutz für ähnliche Waren und Dienstleistungen beansprucht wird. Wer die Marke „Vilka“ für Schokolade anmeldet, wird deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Widerspruch vom Inhaber der Marke „Milka“ erhalten. Auch sogenannte „anagrammatische Rotationen“ wie „ExRohr“ vs. „Rohrex“ sind in der Regel untersagt, weil es bei der Wahrnehmung durch den Verbraucher zu Verwechslungen kommen kann.
Für eine Kollision ist keine tatsächliche Verwechslung notwendig. Es genügt bereits die potentielle Gefahr einer Verwechslung.
Marken können auf den Internetseiten der Ämter wie
recherchiert werden. Diese Tools sind hilfreich bei der Markenfindung. Doch wird der Laie kaum in der Lage sein, eine vorausschauende Buchstabenmatrix aufzustellen, um alle verwechslungsfähigen ähnliche ältere Marke vor der Markenanmeldung festzustellen. Spezialisierte Rechtsanwälte benutzen hierfür eine Software.
Werden ähnliche Marken festgesellt, müssen die Waren und Dienstleistungen der beiden gegenüberstehenden Marken auf Verwechslungsgefahren geprüft werden. Das hat nichts mit den angegebenen Nizza-Klassen zu tun, sondern allein mit den konkret angegebenen Waren- und Dienstleistungen. Die Nizza-Klassen sind lediglich ein bibliografisches Instrument, um Marken recherchieren zu können. Ein online-Tool für die Verwechslungsfähigkeit von Waren und Dienstleistungen gibt es unter https://euipo.europa.eu/sim/.
So sind E-Books (Nizza-Klasse 9) verwechslungsfähig mit gedruckten Büchern (Nizza-Klasse 16), nicht jedoch mit Fotoapparaten (ebenfalls Nizza-Klasse 9). Keine Verwechslungsgefahr besteht zwischen Heilkräutertees (Nizza-Klasse 5) und normalen Kräutertees (Nizza-Klasse 30), weil das eine Produkt dem Verbraucher üblicherweise in der Apotheke begegnet und das andere Produkt in der Lebensmittelabteilung im Supermarkt. Spezialisierte Rechtsanwälte benutzen auch hier eine Software.
Der Widerspruch beim Markenamt richtet sich nur gegen die Eintragung der Marke im Markenregister. Im schlimmsten Fall wird die Marke gelöscht. Abmahnkosten oder Schadenersatzzahlungen fallen nicht an. Der Widerspruch kann bis zu 3 Monaten nach Eintragung der Marke beim Markenamt eingereicht werden.
Anders verhält es sich bei der tatsächlichen Benutzung einer kollidierenden Marke mit oder ohne Eintragung einer eigenen Marke. Der Inhaber der älteren Marke kann dann eine Abmahnung aussprechen, Schadenersatz fordern, die Ware beschlagnahmen und Vernichten lassen sowie Auskunft über Gewinn und Umsatz fordern. Hierfür sind die Landgerichte zuständig und nicht das Markenamt. Das Prozesskostenrisiko für den Fall des Unterliegens vor Gericht beträgt allein in der ersten Instanz mindestens 12.000 Euro, bei berühmten Marken in der Regel 25.000 Euro. Der Schadenersatz und die Abmahnkosten kommen zusätzlich hinzu.
TOP 5 Fehler: Es wird eine grafisch ausgestaltete Wort-/Bildmarke statt einer reinen Wortmarke angemeldet
Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal einer Marke ist der Wortlaut. Denn der Kunde will das Produkt bezeichnen. Grafische Gestaltungselemente sind nur visuell wahrnehmbar und werden vom Kunden bei Empfehlungen nicht erwähnt. Langfristig ist der Schutz des reinen Wortlautes das Wichtigste. Eine grafisch ausgestaltete Wort-/Bildmarke wird jedoch in der Regel nach einigen Jahren redesignt/modernisiert und deshalb nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt. Sie verfällt deshalb wegen Nichtbenutzung und Jedermann kann einen Löschungsantrag stellen.
Im schlimmsten Fall ist dem Markeninhaber nach einem Redesign nicht bewusst, dass seine alte Marke verfällt. Im günstigeren Fall ist es ihm bewusst und er meldet die Marke neu an, trägt dann jedoch erneut das Risiko von Beanstandungen und Widersprüchen aus älteren Marken. Bei Marken mit beschreibendem Anklang passiert es häufig, dass eine Marke in der Vergangenheit eingetragen wurde, die Neuanmeldung jedoch beanstandet wird. Die beste Lösung ist deshalb, eine reine Wortmarke anzumelden und allenfalls zusätzlich eine grafisch ausgestalte Wort-/Bildmarke oder eine reine Bildmarke.
Es kann Konstellationen geben, in denen eine Wort-/Bildmarke aus anderen als markenrechtlichen Gründe benötigt wird. Das können die wechselnden hausinternen Richtlinien von Handelsplattformen wie Amazon sein, oder die einfachere Erkennbarkeit von Fälschungen durch den Zoll.
Dieser Beitrag ist ein Gastbeitrag von Rechtsanwalt Michael Plüschke, Berlin.
Weitere Informationen zum Thema Markenanmeldung und zum Angebot von RA Plüschke finden Sie in unserem Beitrag Amazon FBA Marke – In nur 5 Schritten zur Anmeldung Ihrer Wort-/Bildmarke beim DPMA oder EUIPO.